瑞鵬資產 王婷   

當前，世界主要國家都在密切關注新一輪科技革命和產業(yè)變革帶來的發(fā)展機遇，注意發(fā)揮知識產權對創(chuàng)新發(fā)展的引領和促進作用。知識產權將產業(yè)和企業(yè)的創(chuàng)新、研發(fā)、制造、營銷等有效聯(lián)結起來，既可以引領高新技術產業(yè)發(fā)展，又能夠推動傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級。

知識產權的高質量創(chuàng)造是企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的基本內涵，在企業(yè)融資和上市過程中，職務發(fā)明屬于企業(yè)高發(fā)的知識產權風險區(qū)，若核心技術人員涉及在前任職單位的職務發(fā)明，將導致企業(yè)卷入知識產權權屬糾紛，對企業(yè)的持續(xù)經營造成重大不利影響。

一、職務發(fā)明的定義及認定

依據(jù)《中華人民共和國專利法》（2020年修訂，以下簡稱《專利法》）第六條第一款規(guī)定：“執(zhí)行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務發(fā)明創(chuàng)造。職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利屬于該單位，申請被批準后，該單位為專利權人。該單位可以依法處置其職務發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權利和專利權，促進相關發(fā)明創(chuàng)造的實施和運用?！?/span>

根據(jù)《中華人民共和國專利法實施細則》（2023年修訂，以下簡稱《專利法實施細則》）第十三條規(guī)定：“專利法第六條所稱執(zhí)行本單位的任務所完成的職務發(fā)明創(chuàng)造，是指：（一）在本職工作中作出的發(fā)明創(chuàng)造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所作出的發(fā)明創(chuàng)造；（三）退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發(fā)明創(chuàng)造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術信息和資料等?！?/span>

二、職務發(fā)明的盡調問詢要點

毋庸置疑，知識產權系科創(chuàng)企業(yè)的核心競爭力，科研人員自主新設企業(yè)或直接、間接投資或任職的企業(yè)在融資、上市進程中，往往被盡調機構、監(jiān)管部門要求披露核心技術人員的職務發(fā)明情況，并就相關知識產權成果是否存在重大權屬糾紛予以說明。這涉及到發(fā)行人知識產權的權屬清晰性，以及知識產權權屬糾紛、侵權糾紛發(fā)生的可能性，是盡調和監(jiān)管關注的重點。一般而言，重點關注以下幾個方面：

1.核心技術人員在上一家任職單位離職時間，在本單位作為發(fā)明人申請的專利是否屬于原單位的職務發(fā)明；

2.核心技術來源是否來自相關人員在其他機構任職時的研究內容、成果，發(fā)明創(chuàng)作；是否與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關；核心技術人員是否與原任職單位簽署競業(yè)禁止協(xié)議和保密協(xié)議，是否存在侵犯原單位知識產權的情形；

3.職務發(fā)明是否與原單位單獨約定了權利歸屬；

4.職務發(fā)明是否存在潛在糾紛和風險，是否存在相關專利權訴訟或糾紛，若存在，相關訴訟或糾紛是否已經解決，解決的方案是什么，后續(xù)是否會對本單位的產品研發(fā)、生產經營產生重大不利影響。

若本單位的核心技術或形成企業(yè)主營業(yè)務收入的專利被認定為職務發(fā)明創(chuàng)造而被卷入專利權屬糾紛之中，必將對企業(yè)的資產、技術獨立完整性和自主研發(fā)能力產生產生重大不利影響，影響本單位利用該項專利持續(xù)開展經營。如進一步導致其知識產權數(shù)量不能滿足融資條件、上市標準的，還可能面臨著融資失敗或無法上市的窘境。如《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》第十二條規(guī)定：“發(fā)行人業(yè)務完整，具有直接面向市場獨立持續(xù)經營的能力：（三）不存在涉及主要資產、核心技術、商標等的重大權屬糾紛，重大償債風險，重大擔保、訴訟、仲裁等或有事項，經營環(huán)境已經或者將要發(fā)生重大變化等對持續(xù)經營有重大不利影響的事項”。

三、合規(guī)建議

企業(yè)在引進核心技術人員時，需要做好相關職務發(fā)明風險的提前規(guī)避，以盡量減少因職務發(fā)明對企業(yè)持續(xù)經營造成的不利影響，具體可通過以下幾點予以考量：

1.核心技術人員是否與原任職單位簽署競業(yè)禁止協(xié)議、知識產權歸屬協(xié)議、保密協(xié)議等；

2.核心技術人員任職經歷，在本單位負責的技術領域和原任職單位負責的技術領域是否存在相似或相同；

3.前任職單位出具書面文件，證明該人員在本企業(yè)形成的知識產權與原任職單位無關；

4.通過網絡公開檢索核心技術人員是否存在相關知識產權糾紛和訴訟。